author: El Juez Asociado Señor Rebollo López Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton. Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

text:
    Posadas de Puerto Rico Associates Incorporated, demandante y recurrida, v. Sands Hotel & Casino, Inc., Pratt Hotel Corporation, Southmark San Juan, Inc. y SJPR, Inc. h/n/c Sands Hotel & Casino de San Juan, demandados y recurrentes.

      Número: RE-88-165

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      José Bermúdez Torregrosa, de Cuevas Kuinlam & Bermúdez, abogado de la recurrente; Francisco de Jesús Schuck e Iván C. Reichard, de Fiddler, González & Rodríguez, abo-gados de la recurrida.
   El Juez Asociado Señor Rebollo López

emitió la opinión del Tribunal.

A los fines de lograr acceso a cierto tipo de clientela exclusiva, la aquí recurrida, dueña del Hotel Condado Plaza (anteriormente Condado Holiday Inn), decidió esta-blecer en dicho Hotel un concepto novedoso en Puerto Rico en junio de 1980 bajo el nombre de “Plaza Club”. Dicho concepto, que se conoce comúnmente en la industria hote-lera como concierge level, está orientado a prestar unos ser-vicios exclusivos dirigidos a ejecutivos, profesionales, turis-tas, y jugadores de casino, entre otros. En esencia, se trata de “un hotel dentro de un hotel”, donde el huésped, a cambio de una tarifa más alta, recibe una serie de servicios adicionales a los que se ofrecen en el resto del hotel. Estos servicios los proveen un grupo de personas entrenadas y dedicadas exclusivamente a llenar las necesidades de dicho huésped proporcionándole a éste servicios y comodidades de lujo.

Los servicios especiales del Plaza Club incluyen, entre otros, salones de conferencia, atención individualizada, sala de lectura, biblioteca, barra, servicio de secretarias y equipo de oficina y acceso controlado exclusivamente para dichos huéspedes. Inicialmente el Plaza Club se ubicó en uno de los pisos del Condado Plaza, el cual fue lujosamente remodelado. Debido al éxito obtenido por el Plaza Club, dos (2) años más tarde la gerencia optó por adicionar otro piso para dicho concepto y así poder dar cabida a la demanda obtenida. En la remodelación de las facilidades físicas, mercadeo y promoción del producto, el hotel recurrido in-virtió aproximadamente un total de un millón y medio de dólares.

La promoción de estos servicios consiste en el envío de correspondencia directa y literatura promocional masiva a corporaciones multinacionales y agencias de viajes, en adi-ción a los anuncios que se publican en revistas de Estados Unidos y Puerto Rico. El mercadeo de Plaza Club es coor-dinado a través de sus oficinas localizadas en Puerto Rico, Miami y Nueva York.

Aunque este concepto ya se había desarrollado en hote-les de Estados Unidos, el Hotel recurrido fue el primero en adoptarlo en la industria hotelera de Puerto Rico. A partir del comienzo de operaciones del Plaza Club, hoteles locales de la competencia implementaron servicios similares con sus propios nombres distintivos, a saber: Hotel Caribe Hilton — “Vista Club”; Hotel Condado Beach — “Vanderbilt Club”; Hotel Cerromar — “Regency Club”; Hotel Palace— “Crown Club”; y el Hotel Dupont Plaza — “Executive Floor”.

La presente controversia se origina a mediados del año de 1987, cuando la co-demandada Sands Hotel & Casino comienza sus operaciones como hotel e incluye un área de concierge level con el nombre de “Sand’s Plaza Club”.

El Sr. Hugh Andrews, presidente de la corporación que opera el Condado Plaza, al enterarse que el Sands Hotel utilizaría el nombre “Sands Plaza Club” para su concierge level, requirió del Sands —por carta fechada el 19 de agosto de 1987— que desistieran de usar dicho nombre, advirtiéndole que este era “propiedad” del Hotel Condado Plaza. El Sands, por su parte, rechazó que el nombre “Plaza Club” perteneciera al Hotel demandante. No conforme con dicha contestación, la demandante Posadas de Puerto Rico Assoc. Inc., instó ante el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina, demanda sobre injunction prelimi-nar y permanente.

Según el testimonio del Sr. Edward Tracy, Gerente General del Sands Hotel, quedó establecido que el Sands Plaza Club es un concepto de servicios de lujo a clientela exclusiva, independientemente de aquellos servicios que ordinariamente ofrece el hotel. Declaró, además, que al igual que la parte demandante, el mercado hotelero que persiguen proviene sustancialmente de los Estados Unidos. El señor Tracy, sin embargo, trató de distinguir los servicios ofrecidos por el Sands Hotel & Casino, de aque-llos del Condado Plaza Hotel. Declaró que la distinción bá-sica versa en que sus servicios son ofrecidos a jugadores que apuestan en el casino cuantiosas sumas de dinero y que, a cambio, el hotel les facilita ciertas comodidades es-peciales libre de costo. Admitió, sin embargo, que las habi-taciones y facilidades están disponibles para todo aquel que esté dispuesto a pagar sus tarifas. Indicó que el piso tercero del Sands Hotel será renovado para ofrecer servi-cios como computadoras portátiles, salones de conferencia y área de descanso. Ante tal ampliación, el señor Tracy admitió que podían verse obligados a mercadear sus servi-cios a cuentas corporativas o de ejecutivos. El señor Tracy señaló, además, que existe una distinción en la decoración del servicio que ofrecen, y el estilo que quieren proyectar. Estableció una diferencia en el precio de ambos servicios y sobre la localización de los servicios en los respectivos hoteles. El del Condado Plaza se encuentra en los pisos noveno y décimo del mismo mientras que en el Sands se encuentra en un ala independiente del hotel. En cuanto al precio estableció una marcada diferencia: de $200-240 el Condado Plaza a $310-750 el Sands Hotel.

El tribunal de instancia dictó sentencia parcial decla-rando con lugar la demanda, concediendo, al amparo de la Regla 57 de Procedimiento Civil, 32 L.P.R.A. Ap. III, injunction permanente a favor del demandante y ordenando al demandado a abstenerse de utilizar el nombre "Sands Plaza Club” Le ordenó, en adición, que destruyera los pa-peles y materiales de promoción donde aparezca el nombre de Sands Plaza Club. El tribunal de instancia concluyó que: (1) el nombre “Plaza Club” no es genérico por tener un significado secundario en nuestra industria hotelera, y(2) que el uso del nombre “Sands Plaza Club” por la parte de-mandada crea una posibilidad de confusión por lo que pro-cedía el injunction solicitado.

Inconforme, los demandados recurrieron —vía revi-sión— ante este Tribunal, imputándole al foro de instancia haber errado al concluir que:

a) ... existe una posibilidad de confusión por el uso del nombre “Sands Plaza Club”
b) ... la mera “posibilidad” de confusión bastaba para emitir el injunction;
c) ... la palabra “Plaza” y la frase “Plaza Club” no son nombres genéricos dentro de la industria hotelera;
d)... hay un significado secundario mediante el cual los clientes de Condado Plaza identifican a “The Plaza Club” con dicho hotel;
e) ... el hecho de que los dos productos vayan dirigidos a distin-tos mercados es inmaterial;
f) ... existe similaridad en los nombres que crea una posibilidad de confusión;
g) ... la [mjoción sobre [determinaciones de [hjechos, [cjonclusión de [djerecho [ajdicionales y de [reconsideración presentados por las recurrentes [no tengan mérito suficiente como para haberlas declarado con lugar;]
h) [el pago de honorarios de abogados proceda contra las recu-. rrentes ante un punto tan novel;]
i)[la apreciación de la prueba estuvo, correcta, y;]
j) [el injunction solicitado por la recurrente sea procedente en derecho.] Solicitud de revisión, págs. 4-5.

Expedimos el auto solicitado, ordenando la paralización de los procedimientos a nivel de instancia hasta tanto otra cosa dispusiera este Tribunal. Estando en condiciones de resolver el recurso, procedemos a así hacerlo.

La presente controversia se encuentra plasmada en el derecho marcario de servicios. Una "marca de servicio” {service mark) es aquella “utilizada en la venta o promoción de servicios que identifica los servicios que presta una persona o institución y los distingue de los servicios de otras”. (Traducción nuestra.) Lanham Trademark Act., Sec. 45 (15 U.S.C. sec. 1127). Dicha marca identifica un servicio en que no está envuelta la manufactura ni la venta de bienes, por lo que difiere a una “marca de fábrica” en que no identifica un objeto tangible. A pesar de esta diferencia, tanto las marcas de fábrica como las de servicio, sirven el mismo propósito, esto es, el de identificar la fuente de los bienes o servicios, protegiendo la “plusvalía” {goodwill) del negocio y protegiendo a los consumidores desde el punto de vista que éstos pueden distinguir entre productos que compiten entre sí. Park’n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., 469 U.S. 189, 198 (1984).

La original Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico, Ley Núm. 66 de 28 de julio de 1923, según enmendada, 10 L.P.R.A. see. 191 y ss., no contemplaba las “marcas de servicios” y no le brindaba a éstos protección registral en el Departamento de Estado. Nada impide, sin embargo, que una “marca de servicio” reciba protección en nuestra jurisdicción al amparo de la doctrina sobre compe-tencia desleal o ilícita. A esos efectos, véanse: 3 Coliman, The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies Sec. 17.15, pág. 60 (1983); Gilbert/Robinson v. Carrie Beverage-Missouri Inc., 758 F. Supp. 512 (E.D.Mo. 1991); Armstrong Co. v. Nu-Enamel, 135 U.S. 325 (1938). Como es sabido, la doctrina sobre competencia desleal o ilícita ha sido aceptada y aplicada por este Tribunal. Eneglotaria Medicine Co. v. Sosa López, 38 D.P.R. 604 (1928); Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 D.P.R. 372 (1964); Reynal v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 260, 264 (1974); Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 D.P.R. 313 (1986).

La referida doctrina sobre competencia desleal tiene como fin que los tribunales otorguen un remedio a un comerciante afectado por actos deshonestos, injustos o injustificables de otro, el cual trata de ofrecer al público los bienes o servicios del primer comerciante como los suyos. A esos efectos la jurisprudencia federal ha resuelto que “[t]he rule is well-settled that nothing less than conduct tending to pass off one man’s merchandise or business as that of another will constitute unfair competition”. Socony-Vacuum Oil Co. v. Rosen, 108 F.2d 632, 635 (6to Cir. 1940); Callman, ante, Vol. 1, Sec. 2.02, pág. 6; Elgin Nat’l Watch Co. v. Illinois Watch Case Co., 179 U.S. 665, 674 (1950); Coats v. Merrick Thread Co., 149, 562, 566 (1893). De esta manera se protege al comerciante honesto y al público de ser engañado a la vez que se promueve la competencia justa. Las acciones por infracción a “marcas de fábrica” son una rama derivada de la amplia gama de acciones basadas en competencia desleal. New West Corp. v. NYM Co. of Cal., Inc., 595 F.2d 1194 (9no Cir. 1979); Bowmar Instrument Corp. v. Continental Micro., 497 F. Supp. 947 (S.D.N.Y. 1980); American Optical Corp. v. North American Optical, 489 F. Supp. 443 (N.D.N.Y. 1979). En una acción por infracción a “marca de fábrica” están presentes, de ordina-rio, los actos necesarios constitutivos de competencia desleal. Armstrong Co. v. Nu-Enamel, supra, pág. 325; Neely v. Boland Manufacturing Co., 274 F.2d 195, 203 (8vo Cir. 1960).

Resolvemos, en consecuencia, que la acción por violación a una “marca de servicio” debe ser analizada en nuestra jurisdicción al amparo de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita utilizando el análisis contenido en las decisiones emitidas bajo la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico. Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, pág. 322. Ahora bien, y como consecuencia del hecho que la re-ferida Ley se deriva de la Ley de Marcas Federal, resulta de gran valor persuasivo la jurisprudencia interpretativa de la Ley Federal. Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, pág. 323.

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Una persona o corporación tiene un derecho propietario sobre una “marca de fábrica o de servicio” cuando dicha marca es usada en conexión con su producto o servicio para indicar su origen y distinguirlo de otros. Discount Muffler Shop, Inc. v. Meineke Realty Corp., Inc., 535 F. Supp. 439 (N.D. Ohio 1982); Estate of Presley v. Russen, 513 F. Supp. 1339 (D. N.J. 1981). Véase, además, Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, pág. 322. El derecho pro-pietario de una marca es obtenido por su uso y no por su inscripción. Union Nat. Bank, Laredo v. Union Nat. Bank, Austin, 909 F.2d 839 (5to Cir. 1990); Gilbert/Robinson Inc. v. Carrie Beverage-Missouri, ante; Callman, ante, Vol. 4A, Sec. 25.03, pág. 17; E.C. Vandenburgh, Trademark Law and Procedure, 2da ed., Nueva York, Ed. The Bobbs-Merrill Company, 1968, pág. 53; Jordan K. Rand, Ltd. v. Lazoff Bros., Inc., 537 F. Supp. 587 (D.P.R. 1982). Este de-recho propietario, el cual permite el uso exclusivo de una marca pertence al que primero utilice la marca dentro de la jurisdicción que ofrece la protección jurídica. Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante. Sin embargo, este derecho es uno limitado. El primer usuario de una marca no puede excluir el uso posterior de dicha marca por parte de otros usuarios en áreas en donde actualmente no hace negocios o donde no es probable que lo realice en un futuro. Union Nat. Bank, Laredo v. Union Nat: Bank Austin, ante; Hanover Milling Co. v. Metcalf., 240 U.S. 403 (1915). Tampoco puede reclamar este derecho si ha dejado de utilizar, o ha abandonado, la marca. Exxon Corp. v. Humble Exploration Co., Inc., 695 F.2d 91, 101 (5to Cir. 1983). Por último, el dueño de una marca no puede impedir que otros utilicen una marca similar si esta última no crea una probabilidad de confusión al consumidor.

Estas limitaciones son manifestaciones de dos (2) principios fundamentales del derecho marcario, los cuales tienen el fin de promover la competencia en el sentido de proteger a los consumidores de confusión y monopolio, y, en segundo lugar, el de proteger la reputación y la “plusvalía” (goodwill) que una marca haya obtenido. A estos efectos se señaló en Hanover Milling Co. v. Metcalf., ante, pág. 413:

... trade-marks, and the right to their exclusive use, are of course to be classed among property rights ... but only in sense that a man’s right to the continued enjoyment of his trade reputation and good-will that flows from it, free from unwarranted interference by others, is a property right, for the protection of which a trade-mark is an instrumentality. (Cita omitada.)

Una parte que solicita un injunction por infracción de “marca de fábrica o servicio” en nuestra jurisdicción tiene que demostrar, para poder prevalecer, que: el nombre sobre el cual desea la exclusividad sobre determinado producto o servicio es protegible o está sujeto a ser apropiado por quien lo reclama; que él fue el que primero lo utilizó en conexión con su producto o servicio en este foro, esto es, Puerto Rico; que existe una probabilidad de confusión al consumidor entre su marca y la del demandado; y finalmente, debido a que el demandante solicita un remedio en equidad, debe demostrar que dicha probabilidad de confusión le causa un daño irreparable para el cual no posee otro remedio adecuado en ley.

h-H I — í

La determinación de si una palabra o frase es elegible a ser protegida bajo el derecho marcario depende de la categoría a que dicha palabra o frase pertenece. Para propósitos de este análisis marcario, las marcas se dividen en cuatro (4) categorías, a saber: arbitrarias o imaginables, sugestivas, descriptivas y genéricas. Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, págs. 326-327.

La marca arbitraria o imaginable no guarda relación con las características del producto o servicio que identifica la marca. Las marcas imaginables son aquellas palabras que se inventan los comerciantes con el propósito de utilizarlas como marcas, como por ejemplo las marcas Xerox y Kodak. Véanse: Zatarains, Inc. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., 698 F.2d 786, 791 (5to Cir. 1983); Eastman Kodak Co. v. Weil, 243 N.Y.S. 319 (1930). Por otro lado, el término arbitrario se refiere a palabras comunes u ordinarias que no sugieren o describen los servicios envueltos. Por ejemplo, “Ivory” aplicado a un jabón. Zatarains Inc. v. Oak Grove Smokehouse Inc., ante, pág. 791.

Las marcas sugestivas son aquellas que sugieren mediante un esfuerzo de la imaginación del consumidor alguna característica del producto. Coach House Restaurant v. Coach and Six Restaurants, 934 F.2d 1551 (11mo Cir. 1991); Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante. A manera de ilustración, la marca “Caesars Palace” como marca de un hotel se consideró sugestiva por sugerir la opulencia del hotel y el slogan “hace feliz a su nariz” para un limpiador. Véanse: Caesars World, Inc. v. Caesars Palace, Inc., 179 U.S.P.Q. 14 (D.C. Neb. 1973), y Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, pág. 327. Las marcas arbitrarias o imaginables y las sugestivas están sujetas a protección para el uso exclusivo del que las reclama.

Una marca descriptiva, la cual identifica características o cualidades de un producto o servicio, puede llegar a ser de uso exclusivo únicamente si dicha marca ha adquirido un significado secundario. Park’n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., pág. 194. Se obtiene el significado secundario cuando el consumidor asocia la marca con los bienes de un producto en particular. Véase Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, ante, pág. 387. A manera de ejemplo, las siguientes marcas han sido catalogadas como descriptivas: Café Rico; “Dry Fry” usado como marca de un roseador para freir sin aceite; “Nu-Enamel”, para esmalte de uñas. Véanse: Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, ante, pág. 385; Armstrong Co. v. Nu-Enamel, ante.

Por otro lado, “\u\n término genérico es uno que se refiere al género o clase dentro del cual un producto en particular es un espécimen”. (Traducción nuestra y énfasis suplido.) Park ’n Fly, Inc. v. Dollar Park and Fly, Inc., ante, pág. 194. El término genérico es aquél que el público consumidor denomina o conoce como nombre común del género y no de un producto de una fuente particular. Véase Colón v. Carlos Martínez, Inc., 112 D.P.R. 846 (1982). Una marca genérica, no importa el significado secundario que tenga, no puede ser utilizada exclusivamente por persona o institución alguna si se usa para identificar un producto o servicio de dicho género. A esos efectos, nos señala J.T. McCarthy que “Generic Mark communicates information about nature or class of article or service and therefore can never become service or trademark”. J.T. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, 2da ed., 1984, Sec. 15.1 (c), pág. 658. Véanse: Abercrombie & Fitch Co. v. Hunting World, Inc., 537 F.2d 4 (2do Cir. 1976); A.J. Canfield Co. v. Honickman, 808 F.2d 291, 304 (3er Cir. 1986); Miller Brewing Co. v. Falstaff Brewing Corp., 655 F.2d 5 (1er Cir. 1981). WSM, Inc. v. Hilton, 724 F.2d 1320 (8vo Cir. 1984). Añade el distinguido autor que “Once determined to be generic, no amount of purported evidence of secondary meaning can serve to give legal protection to the generic term”. McCarthy, op. cit.

El término genérico pertenece al dominio público y puede ser utilizado por cualquier persona para identificar el producto y servicio de ese género. Cualquier término, aunque sea arbitrario, puede convertirse en genérico a través de su uso. Colgate-Pamolive v. Mistolín, ante, pág. 327; Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., 624 F.2d 366, 374 (1er Cir. 1980). La determinación de si una marca se ha convertido en “genérica” se hace a base del significado primario que le da la mayoría de los consumidores a determinada marca de un producto o servicio.

The primary significance of the registered mark to the relevant public ... shall be the test for determining whether the registered mark has become the common descriptive name of goods or services in connection with which it has been used .... Lanham Trademark Act., Sec. 14 (c) 15 U.S.C. sec. 1064(c).

Algunos términos que se han considerado por los tribu-nales como nombres genéricos son: aspirin, shredded wheat, thermos, entre otros. Véase, además, Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., ante, en donde se determina que la marca export soda era genérica en Puerto Rico, ya que se demostró que el consumidor puertorriqueño deno-minaba una clase de galleta por dicho nombre. Por otro lado, en Trump v. Caesars World, Inc., 645 F. Supp. 1015 (D. N.J. 1986) se estableció que la palabra “Palace” no es genérica cuando se usa para identificar un casino o un hotel, ya que en este aspecto es usado de manera metafórica.

El demandado recurrente alega en el caso ante nos que “Plaza” o “Plaza Club” son términos genéricos y que, en consecuencia, erró el tribunal de instancia al determinar que no lo son por, alegadamente, tener éstos un significado secundario. Fundamenta el recurrente su alegación en el proliferado uso de la palabra Plaza y “Plaza Club”, tanto en la industria hotelera como fuera de ella.

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La categorización de una palabra o frase en derecho marcarlo se examina a base de la relación entre el producto o servicio y la marca en cuestión y a base dél mercado a quien va dirigido el producto. Una palabra puede ser genérica para determinado producto o servicio por determinar su género, mas puede ser descriptiva o arbitraria para otros. Por otro lado, puede que una palabra sea genérica para determinado mercado, mas no para otros. Véanse: Keebler Co. v. Rovira Biscuit Corp., ante; Colón v. Carlos Martínez, Inc., ante.

Debido a que los consumidores del servicio en cuestión son mayormente de los Estados Unidos y es a ese mercado a quien se dirige la promoción del producto, es altamente relevante el significado primario que se da en este mercado a la palabra “Plaza”.

A estos fines, el diccionario resulta de gran ayuda. El mismo constituye “evidencia apropiada y relevante” para determinar el significado primario de un término. American Heritage Life Ins. Co. v. Heritage Life Ins. Co., 494 F.2d 3, 11 (5to Cir. 1974); Zatarains. v. Oak Grove Smokehouse, Inc., ante, pág. 792. El Diccionario de la Lengua Española, 20ma ed., brinda varias definiciones para la palabra “plaza”; entre ellas, la define como un “[l]ugar ancho y espacioso dentro de poblado”, o aquél donde “se venden los mantenimientos y se tiene el trato común de los vecinos y comarcanos, y donde se celebran las ferias, los mercados y fiestas públicas”. Debe mantenerse presente, sin embargo, que aun cuando el término “plaza” tenga su origen en el lenguaje español, el mismo se ha “adoptado” en el lenguaje inglés, definiéndose el mismo como, “an open square or market place in a city or town for the use of the public”. Webster’s New Universal Unabridge Dictionary, 2da ed., Nueva York, Ed. Dorset y Barber, 1983, pág. 1377. Véase, además, The American Heritage Dictionary, 2da ed., Boston, Ed. Houghton Mifflin Co. 1985, pág. 951.

Conforme a lo expuesto, dicha palabra no corresponde, por definición, al servicio que ofrecen estos hoteles. La pa-labra “plaza” denota un sitio público donde la gente se re-úne ya sea a comprar o socializar. Los servicios que estos hoteles ofrecen en el concierge level son servicios exclusi-vos, con atenciones especiales, a cierto tipo de clientela. La palabra “Plaza” o la frase “Plaza Club” tomada en su tota-lidád, no determina ni significa el género del servicio que ofrece el Condado Plaza Hotel.

Tampoco ha quedado demostrado que los consumidores utilizen los términos “Plaza” o “Plaza Club” para denomi-nar el género del servicio en cuestión que ofrecen los hoteles. Ambas partes coinciden que estos servicios se co-nocen comúnmente en la industria hotelera como concierge level. Aunque es cierto que la palabra “Plaza”, como “Plaza Club”, son usadas en el mercado norteamericano y puerto-rriqueño como marca de diversos productos o servicios, dicha circunstancia por sí sola no la convierte en una marca genérica. Sin embargo, y conforme veremos más adelante, el uso proliferado de cierta palabra tiene el efecto de dis-minuir la probabilidad de confusión.

La frase “Plaza Club” tampoco es un término descriptivo ya que de él no se desprende claramente ninguna caracte-rística ni cualidad del servicio prestado por dichos hoteles.

Consecuencia de todo lo anteriormente expuesto resulta ser que los términos “Plaza o Plaza Club” no son “marcas genéricas o descriptivas” del servicio particular en contro-versia que prestan los hoteles y que comúnmente se co-noce, en el negocio hotelero, como concierge level. Forzoso resulta ser la conclusión, en consecuencia, que los referidos términos pueden ser objeto de apropiación y de uso exclu-sivo de alguna persona o institución si se determina que los mismos “identifican” el servicio particular que presta dicha persona o institución y que ésta lo utilizó primero.

Es doctrina establecida por este Tribunal que ese derecho propietario le pertenece al que primero utilice el nombre en conexión con su producto o servicio en la jurisdicción que ofrece la protección jurídica, en este caso Puerto Rico. Véanse: Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante; Jordan K. Rand, Ltd. v. Lazoff Bros., Inc., ante. En el caso de autos ambas partes coinciden que Condado Plaza fue el primero en utilizar en Puerto Rico el término “Plaza Club” para denominar el servicio ofrecido por ambos hoteles. En-tendemos, en consecuencia, que el Hotel Condado Plaza tiene un “derecho propietario” sobre dicha marca.

Ahora bien, existe una violación o infracción a ese derecho propietario de marca de fábrica o servicio, únicamente si la marca utilizada posteriormente por un competidor u otro comerciante crea una probabilidad de confusión al consumidor con respecto a la marca protegida. El propósito de evitar que exista confusión entre dos (2) marcas es no tan solo evitar una competencia desleal hacia el primer usuario de la marca, sino también en protección del público consumidor, esto es, que éste pueda distinguir eficientemente entre un sinnúmero de productos o servicios similares.! La Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico vigente contempla, en su See. 4, esta figura al establecer que no se registrará una marca de fábrica “que sea muy probable que ocasione confusión o equivocación en la mente del público ...”. (Énfasis suplido.) 10 L.P.R.A. see. 194.

El criterio (test) a seguir es relativamente sencillo: cuando un comprador prudente y razonable puede comprar un producto bajo la creencia que está comprando otro producto, existe la probabilidad de confusión. La confusión sobre el origen de un producto no tiene que envolver productos o servicios idénticos; es suficiente que compitan entre sí o que estén relacionados en una manera que pueda implicar un origen común. Callman, ante, Vol. 3A, Sec. 20.02 (1988).

La confusión necesaria para establecer una infracción de marcas tiene que ser probable. Una mera posibilidad de confusión no es suficiente para emitir el injunction. Callman, ante, Vol. 3A, Sec. 20.07, pág. 31 (1988); Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante. Swarthmore Classics, Inc. v. Swarthmore Junior, 81 F. Supp. 917 (S.D. N.Y. 1949); Selchow & Righter Co. v. Decipher, Inc., 598 F. Supp. 1489 (E.D. Va. 1984); AMP Inc. v. Foy, 540 F.2d 1181 (4to Cir. 1976); WSM, Inc. v. Hilton, ante; Fisher Stoves, Inc. v. All Nighter Stove Works, 626 F.2d 193 (1er Cir. 1980); Grotrian, Helfferich, Schulz, etc. v. Steinway & Sons 523 F.2d 1331 (2do Cir. 1975). Véase, además, 10 L.P.R.A. sec. 194. El tribunal de instancia erróneamente concluyó que la mera posibilidad de confusión es-suficiente para expedir un injunction por infracción de marcas.

Un examen integral de las distintas expresiones de este Tribunal en J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 D.P.R. 276 (1974); Cooperativa de Cafeteros v. Colón, ante, Colgate-Palmolive v. Mistolín, ante, pág. 332; y, sobre todo, lo estatuido en la antes citada See. 4 de la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico vigente en nuestra jurisdicción, nos convence de que la norma debe ser a los efectos de que no es suficiente la mera posibilidad de confusión y que se requiere que la confusión sea una probable. A la luz de lo antes expuesto, resolvemos que erró el tribunal de instancia al determinar que existía en el presente caso una infracción de marcas por razón de la existencia de la mera posibilidad de confusión. Resulta, en consecuencia, necesario determinar si el demandante demostró, a través de la prueba que presentara ante el tribunal de instancia, que existía una probabilidad de confusión. Veamos.

V

En primer lugar, tenemos que señalar que no existe una norma precisa para poder determinar la existencia de probabilidad de confusión entre dos (2) productos o servicios. Este es un concepto relativo que se determina según las circunstancias de cada caso en particular, basándose la determinación que sobre ello se haga en un balance de los factores o criterios desarrollados jurisprudencialmente. Algunos de estos criterios son: la similaridad entre las marcas; similaridad de los productos o servicios; la fuerza de la marca o su distintivo; la intención del segundo usuario al adoptar la marca de servicio y, evidencia de confusión actual o real. Callman, ante, Vol. 3A, Sec. 20.07, pág. 32 (1988); M.H. Bierman y J.D. Wexler, Toward a Reformulation of the Test for Determining Trademark Infringement, 80 Trademark Rep. 1, 2-3 y 30-35 (1990), y casos allí citados. Examinemos, entonces, la aplicación de estos factores al caso de autos.

A. Fuerza de las marcas

Un factor vital en la determinación de confusión entre dos (2) marcas de servicio es la “fuerza o debilidad” de la marca del demandante. Mientras más “débil” sea la marca menos probable es la confusión.

La “fuerza” de una marca depende de su distintivo o la tendencia de identificar los servicios ofrecidos bajo una marca como pertenecientes a, o provenientes de, una fuente en particular. Por lo tanto, la evidencia de que la marca es extensamente utilizada por terceros en la misma industria es altamente relevante para demostrar la “debi-lidad” de una marca o su falta de distintivo. Sun Banks of Fla. v. Sun Fed. Sav. & Loan, 651 F.2d 311 (5to Cir. 1981); Holiday Inns, Inc. v. Holiday Out in America, 481 F.2d 445 (5to Cir. 1973); Kinark Corp. v. Camelot, Inc., 548 F. Supp. 429 (D. N.J. 1982).

La “fuerza o debilidad” de una marca determina el grado de protección a brindarse a la marca sobre otras similares. La marca “fuerte” tiene una mayor esfera de protección mientras que la protección de una marca “débil” estará limitada a evitar que productos o servicios estrecha-mente relacionados utilicen marcas similares. Existe pro-babilidad de confusión entre dos (2) marcas, aunque sean “débiles”, si sus nombres y productos o servicios son iguales.

En Puerto Rico sólo el Condado Plaza y el Sands Hotel son los que utilizan el término “Plaza Club” para denomi-nar sus servicios de concierge levels. Sin embargo, como el mercado para este servicio proviene mayormente de los Es-tados Unidos, tenemos que determinar la “fuerza o debili-dad” de la marca “Plaza o Plaza Club” desde el punto de vista de dicho mercado. Vandenburgh, op. cit., págs. 79-80; Gucci America, Inc. v. Action Activewear, Inc., 759 F. Supp. 1060 (S.D. N.Y. 1991).

La parte demandada recurrente, tanto mediante prueba documental como testifical, demostró el proliferado uso de la palabra “Plaza” en la industria hotelera. En la misma dicha palabra se utiliza en nombres de hoteles tanto en Puerto Rico como a nivel internacional. Los propios testigos de la parte demandante, el Sr. Hugh Andrews y la Sra. Consuelo McMurray, admitieron que seleccionaron el término “Plaza” porque el mismo “es usado por muchos hoteles mundialmente conocidos y tiene un significado en el mercado hotelero muy bueno”. La prueba documental de la recurrente reveló que hay en Estados Unidos 114 instancias del uso de la palabra Plaza en la industria hotelera. Además, quedó demostrado por la re-currente que el nombre “Plaza Club” se utiliza en relación con la industria hotelera, en situación similar a la del Hotel demandante, por las cadenas hoteleras Raddison, Holiday Inn, Sands y Pickett, Inns of Americas Hotel. En adi-ción, tenemos que la parte recurrente demostró que dicho término es muy utilizado en productos y servicios no rela-cionados con la industria hotelera tales como clubes noc-turnos, clubes de fisicultura y de tennis, por restaurantes, y centros comerciales. Concluimos, en consecuencia, que la marca “Plaza Club” en el caso de autos es una “débil”.

B. Similitud de las marcas

Para que se establezca una probabilidad de confusión, es necesario que exista una similitud de las marcas aunque este factor;, por sí solo, no ocasione dicha confusión. El grado de similitud entre las marcas se determina comparando ambas marcas en su totalidad. Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, ante. Las marcas no tienen que ser idénticas para que se constituya una infracción de marca. Es suficiente que la parte sustancial o dominante de la marca sea copiada o imitada. Jordan K. Rand, Ltd. v. Lazoff Bros. Inc., ante; Gilbert/Robinson v. Carrie Beverage-Missouri, ante. Se ha establecido, por jurisprudencia federal, que la adición de un nombre a una marca idéntica a la otra usualmente no destruye o elimina la probabilidad de confusión. Callman, ante, Vol. 3A, Sec. 20.37, pág. 314 (1988). Sin embargo, si el nombre es tan conocido que se convierte en la parte dominante de la marca puede que elimine la probabilidad de confusión no tan sólo del origen sino de afiliación o conexión. Callman, ante. Una adición de un nombre a una marca puede ser suficiente para evitar la confusión dependiendo de la fuerza de la parte principal de la marca y del distintivo del nombre adicional. “Where a trademark is itself weak, minor additions may effectively negate any confusing similarity.” 3 Callman, ante, Sec. 82.1 (i), pág. 722. Véase Playboy Enterprises Inc. v. Chuckleberry Pub., 486 F. Supp. 414 (S.D. N.Y. 1980).

Las marcas Plaza Club y Sands Plaza Club sólo difieren en la palabra Sands, la cual indica el origen de la fuente de dicho servicio. El demandado recurrente alega que el voca-blo Sands es suficientemente conocido, lo que evita que se cause una confusión entre ambas marcas. Entendemos que le asiste la razón. Al determinar que Plaza Club es una marca débil y poco distintiva hay que reconocer que el vo-cablo Sand’s es lo suficientemente fuerte para lograr una distinción entre ambas marcas que evita la confusión en los consumidores; más aun, cuando las promociones de es-tos servicios siempre van acompañadas del nombre del hotel que los ofrece.

C. Similitud de los servicios prestados

Mientras más cercana sea la similitud entre dos (2) productos o servicios más probabilidad existe de que se cree confusión. Además de la similaridad en productos o servicios, hay que tener presente la proximidad del mercado y territorio a que van dirigidos. No se requiere que el servicio o su mercado sean idénticos, pero sí, que sean lo suficientemente similares que hagan hacer creer al público que ambos tienen un origen o una afiliación común.

En el caso de autos, ambos servicios van dirigidos a brindarles, en áreas designadas del hotel, unas atenciones y comodidades especiales a ciertos huéspedes del hotel co-nocido en la industria hotelera como un concierge level. El recurrente alega, sin embargo, que hay distinciones en cuanto al mercado, decoración y el precio de ambas facilidades. Este no pudo demostrar, exitosamente ante el tribunal de instancia su alegación de que su producto iba dirigido a un mercado distinto. El propio gerente general del Hotel Sands declaró que, aun cuando la mayoría de sus clientes son jugadores profesionales de casino, las facilida-des del Sands Plaza Club estaban disponibles para todo aquel que pueda pagar la tarifa correspondiente. Más aun, las promociones hechas por el Sands Plaza Club no hacen distinciones sobre mercado. Ambos hoteles promocionan sus facilidades de concierge level por medio de literatura directa a las agencias de viajes, y publican anuncios en revistas y periódicos en los Estados Unidos y en países extranjeros. Aunque este factor favorece a los demandan-tes, el mismo, por sí solo, no establece una probabilidad de confusión.

D. Intención del segundo usuario

La intención del segundo usuario en adoptar una marca con el propósito de engañar al público para obtener beneficio de la reputación de su competidor, es un factor relevante que ayuda a establecer la probabilidad de confusión. Sin embargo, este factor pierde importancia si otros hechos demuestran que no hay tal confusión.

El presidente del Hotel Sands, al momento de abrirse el “Plaza Club” del demandante Condado Plaza, tenía un in-terés propietario en el referido Hotel. Hasta el 1983, él era Presidente de Posadas Associates S.A. que, a su vez, era dueña de un 25% de dicho Hotel. Dicho ejecutivo, obvia-mente, tenía conocimiento del progreso y éxito que tuvo dicho concepto innovador en Puerto Rico. Ello, por sí solo, no es suficiente para imputarle la intención o propósito de engañar al público y gozar del beneficio de la reputación del competidor. GTE Corp. v. Williams, 904 F.2d 536 (10mo Cir. 1990). El tribunal de instancia no determinó que hu-biese tal intención.

E. Confusión actual

Evidencia de confusión actual no es necesaria para demostrar infracción de marcas aunque constituiría la mejor evidencia para demostrar que existe una probabilidad de confusión. Amstar Corp. v. Domino’s Pizza, Inc., 615 F.2d 252 (5to Cir. 1980); Helen Curtis Industries v. Church & Dwight Co., 560 F.2d 1325 (7mo Cir. 1977); Sun-Fun Products v. Suntan Research & Development, 656 F.2d 186 (5to Cir. 1981); American Intern. Group v. American Intern. Bank, 926 F.2d 829 (9no Cir. 1991). En el caso de autos ninguna de las partes produjo evidencia sobre la existencia o ausencia de confusión actual o real de los consumidores, por lo que prescindimos de este factor para la presente determinación.

VI

Haciendo un balance de los factores antes expuestos, concluimos que la parte demandante no demostró que exis-tiera una probabilidad de confusión entre ambas marcas. La palabra Plaza es muy usada en la industria hotelera y precisamente esa fue la razón por la que ellos la adoptaron. El hecho de que la parte demandada le añadiera el nombre distintivo “Sands” tuvo la consecuencia ulterior de impedir la existencia de confusión en la mente del consumidor. En adición, las promociones y anuncios de estos servicios de concierge level siempre van acompañados del nombre del hotel que los ofrece. Este factor, unido a la diferencia en precio de ambos servicios, hace que el consumidor pru-dente y razonable pueda distinguirlas y evitar así la con-fusión del origen o afiliación de quien las provee.

Determinamos, en consecuencia, que el demandado re-currente no incurrió en una competencia desleal, debido a que una mera posibilidad de confusión no es suficiente para sostener la acción por él radicada y el demandante no demostró que fuera probable que el nombre Sands Plaza Club ocasionara confusión.

Por los fundamentos antes expuestos, se revoca la sen-tencia dictada por el Tribunal Superior de Puerto Rico, Sala de Carolina. Se dictará sentencia de conformidad.

El Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri emitió opinión concurrente. El Juez Asociado Señor Hernández Denton emitió opinión concurrente y disidente. El Juez Asociado Señor Negrón García se inhibió.

— O —

Opinión concurrente y disidente emitida por el

Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton.

Concurrimos con la revocación de la sentencia recurrida por entender que en el caso de autos no procedía que se declarara con lugar la demanda y se emitiera un injunction permanente. Dicha determinación tendría el efecto de limitar la competencia en la industria hotelera de Puerto Rico.

No obstante, por entender que en Puerto Rico no existe legislación relativa a las marcas de servicio, no podemos suscribir los pronunciamientos del Tribunal de que el caso de autos debe resolverse “al amparo de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita utilizando el análisis conte-nido en las decisiones emitidas bajo la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico”. Opinión mayoritaria, pág. 35. Esto constituye un acto de legislación judicial de un pro-blema de naturaleza económica. Bajo nuestro ordena-miento constitucional esta función le corresponde a la Asamblea Legislativa.

Por otro lado, para proteger al consumidor de anuncios y prácticas engañosas, tanto la ley Orgánica del Departa-mento de Asuntos del Consumidor, 3 L.P.R.A. see. 341 (j), como la Ley de Monopolios y Restricción del Comercio, 10 L.P.R.A. see. 259, proveen amplios remedios estatales. Es-tas agencias tienen la experiencia, los conocimientos y los poderes para defender a las personas afectadas por anun-cios y prácticas injustas del comercio.

— O —

Opinión concurrente emitida por el

Juez Asociado Señor Fuster Berlingeri.

Concurro con el resultado anunciado en la opinión de la mayoría de este Tribunal. En lo que a mí concierne, la parte demandante recurrida no ha establecido que tenga un derecho claro que justifique la concesión del remedio solicitado, que el foro de instancia le otorgó. Procede, por tanto, revocar la sentencia dictada por el Tribunal Superior, Sala de Carolina.

Sin embargo, no estoy conforme con los pronunciamien-tos doctrinales expuestos en la opinión mayoritaria. Estoy de acuerdo con que la particular versión de la Ley de Mar-cas de Fábrica de Puerto Rico que estaba vigente al ocurrir los hechos de este caso es de ámbito limitado y no se ex-tiende a situaciones como la de autos, que trata con lo que la mayoría denomina “marcas de servicios”. Pero tengo grandes reservas en cuanto a si nos corresponde a nosotros llenar esa laguna jurídica con extensos señalamientos ñor-mativos que equivalen a formular una política pública de-tallada sobre el particular. Esa función le corresponde pri-mordialmente a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, sobre todo respecto a un asunto como el que tenemos ante nos, que puede ser preceptuado de varias maneras diver-sas, dependiendo de los valores e intereses económicos que se quieran favorecer, sin que existan requerimientos cons-titucionales que exijan adoptar unas alternativas sobre otras.

En su esencia, el asunto ante nuestra consideración pre-cisa determinar en qué grado y bajo cuáles circunstancias una empresa comercial dedicada a servicios puede usar, con exclusión de cualquier otra parte, un distintivo que dicha empresa ha adoptado libremente. Se trata propia-mente de dilucidar excepciones a las normas fundamenta-les que prohíben las prácticas monopolísticas y que regu-lan la libre competencia en una sociedad de mercado, Trigo Hnos. v. Sobrino de Izquierdo, 72 D.P.R. 449 (1951), tarea que es de naturaleza singularmente legislativa.

La ausencia de normas estatutarias que rijan la contro-versia particular que está ante nos ahora, claro está, no nos libra de la responsabilidad de adjudicar dicha controversia. Conocido es el mandato que nos exige resolver, aun cuando no haya ley aplicable al caso, conforme a equidad. Art. 7 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. see. 7. Pero en tales situaciones, nuestra función debe limi-tarse a resolver escuetamente el caso concreto ante nos, por medio de la analogía jurídica. Olmo v. Young & Rubicam of P.R., Inc., 110 D.P.R. 740 (1981). No nos corresponde preceptuar toda la materia en cuestión, mucho menos a base de pronunciamientos doctrinales controvertibles.

En el caso ante nos, la mayoría primero determina que la cuestión que ha de adjudicarse debe resolverse “al am-paro de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita ...”. Opinión mayoritaria, pág. 35. Luego procede a reconocer que una persona o corporación puede tener derecho propie-tario sobre marcas de servicio, entrando a señalar cómo se obtiene tal derecho, cuáles son sus atributos y limitaciones, y cómo se extingue dicho derecho. Pasa, entonces, la mayo-ría a dilucidar cuáles son los distintos tipos de marcas de servicio sobre las cuales puede o no recaer el derecho de propiedad antes reconocido, y cómo tal derecho también se ve afectado por el tipo de mercado a que va dirigido el servicio. Concluye la exposición normativa de la mayoría con unos pronunciamientos sobre la violación del derecho propietario de marca de servicio, dependiendo ésta de si hay probabilidad versus posibilidad de confusión al consu-midor con respecto a la marca protegida; fijando además normas sobre cómo se determina la probabilidad de confu-sión entre dos (2) servicios.

Resulta evidente, pues, que la mayoría no sólo resuelve el caso concreto ante sí, como nos corresponde, sino que además deja sentada la “doctrina” que obligatoriamente re-girá en casos como el de autos de ahora en adelante. Como he señalado ya, me parece que esta actuación de la mayo-ría rebasa innecesariamente el ámbito usual de nuestras facultades como Tribunal Supremo. Se hacen determina-ciones normativas sobre varios aspectos del asunto que no sólo van más allá de lo necesario para resolver el caso ante nos, sino que implican juicios valorativos sobre cuestiones económicas que propiamente le compete hacer al legislador. Las determinaciones normativas aludidas no constituyen criterios estrictamente jurídicos. Aparejan pre-ferencias de política económica, estén o no conscientes de ello los jueces de la mayoría.

Me preocupa también que los pronunciamientos norma-tivos en cuestión no son todos inexpugnables, aun desde la perspectiva estricta de lo jurídico. Tomemos por ejemplo la determinación de la mayoría de que este caso debe resol-verse al amparo de la doctrina sobre competencia desleal o ilícita. En Puerto Rico, como jurisdicción civilista que en gran parte somos, rige el principio de que en las materias que se rijan por leyes especiales, la deficiencia de éstas se suplirá por las disposiciones del Código Civil. Art. 12 del Código Civil de Puerto Rico, 31 L.P.R.A. sec. 12. El Código Civil constituye legislación supletoria para las leyes espe-ciales tales como las mercantiles. Sucn. Evans v. Srio. de Hacienda, 108 D.P.R. 713 (1979); Agulló v. ASERCO, 104 D.P.R. 244 (1975); Robles v. Tribunal, 85 D.P.R. 665 (1962). El problema decisorio de este caso surge del hecho de que una ley especial de naturaleza mercantil, la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico, según estaba vigente al surgir este caso, no considera las llamadas “marcas de servicio”. Se trata, pues, de una situación claramente cubierta por el mandato de que el Código Civil es la base para resolver. Sin embargo, la mayoría del Tribunal invoca una “doctri-na” de competencia desleal, sin explicar claramente por qué es tal doctrina y no el Código Civil la fuente para resolver. Ciertamente no se intenta dilucidar si tal doc-trina es de arraigo civilista. Tampoco se discute si la lla-mada doctrina de competencia desleal guarda alguna rela-ción con la disposición legislativa de Puerto Rico que prohíbe la competencia injusta en general —que es el Art. 3 de nuestra Ley sobre Monopolios y Restricción del Co-mercio, 10 L.P.R.A. see. 259— o si guarda alguna relación con la prohibición de anuncios engañosos o erróneos que forma parte de nuestra legislación que protege al con sum i - dor (23 L.P.R.A. see. 1014).

Acudir a la “doctrina” de competencia desleal presenta otro problema fundamental. No está claro por qué rige tal “doctrina” en Puerto Rico. ¿De dónde surge la obligatorie-dad de tal “doctrina”? ¿Qué mandato legislativo o constitu-cional la hace vinculante? La opinión mayoritaria dice que tal “doctrina” ha sido aceptada y aplicada por el Tribunal anteriormente y cita cuatro (4) decisiones previas nuestras. Pero resulta que si se examinan esas cuatro (4) decisiones cuidadosamente se encontrará que ninguna de ellas discute dicha “doctrina”. Ninguna de las cuatro (4) decisiones aludidas va más allá de meramente mencionar la frase “competencia desleal” o “competencia ilícita”. No se expone de modo alguno el contenido de la llamada “doctri-na” ni se explica satisfactoriamente de dónde procede o por qué debe adoptarse en Puerto Rico. No hay en ninguna de ellas un ápice de justificación de por qué es vinculante en nuestra jurisdicción. La más reciente de las cuatro (4) de-cisiones, Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 D.P.R. 313 (1986), menciona las frases aludidas in passim, citando fuentes de derecho norteamericano. La próxima decisión, Reynal v. Tribunal Superior, 102 D.P.R. 260 (1974), men-ciona la frase una vez y cita como fuente las otras dos (2) decisiones anteriores. La más próxima de estas dos (2), Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, 91 D.P.R. 372 (1964), acude al concepto de “competencia desleal” citando casos de Estados Unidos y citando también la primera decisión de este Tribunal que había usado la frase, Eneglotaria Medicine Co. v. Sosa López, 38 D.P.R. 604 (1928). Y en esa primera decisión, escrita por el Juez Asociado Adolph Wolf, se usa la frase “competencia ilegal” citando casos federales, sin explicación alguna de por qué en Puerto Rico los tribu-nales nuestros deben considerar una causa de acción por competencia ilegal de origen anglosajón. Esa, sucinta-mente, es la historia jurídica de la “doctrina” en cuestión: se importa una frase de la jurisprudencia federal sin ton ni son, y se perpetúa mediante la aplicación mecánica del precedente cual mágico talismán, dándole en una de las cuatro (4) escasas y escuetas decisiones el nombre de “cau-sa de acción”, en otra el de “teoría” y finalmente ahora, por la mayoría, el de “doctrina”.

Debe señalarse que la mayoría, aunque se ampara en la aludida “doctrina” de competencia desleal, no explica cómo y por qué de dicha “doctrina” surgen o se deducen los ex-tensos señalamientos normativos que luego se pronuncian. La mayoría invoca la llamada “doctrina” al principio de la opinión pero luego no vuelve a mencionarla en ningún otro lugar de exposición normativa ni indica de modo alguno cuál es la relación de dicha “doctrina” con los detallados pronunciamientos formulados por la mayoría, que se fun-damentan esencialmente en jurisprudencia norte-americana.

La fragilidad que para mí tiene la llamada “doctrina” de competencia desleal, como base para la decisión de la ma-yoría, no es el único problema que ésta presenta desde el punto de vista estrictamente jurídico. Existen otros, como es, por ejemplo, la manera en que la mayoría trata con la cuestión de la confusión necesaria para establecer una in-fracción del derecho sobre una marca. La mayoría nos dice que un “examen integral de las distintas expresiones de este Tribunal ... nos convence de que la norma debe ser ... que no es suficiente la mera posibilidad de confusión y que se requiere que la confusión sea una probable”. Sin embargo, este Tribunal en J. Beléndez Solá, Inc. v. Rivera, 102 D.PR. 276, 278 (1974), y en Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, supra, expresamente resolvió que en casos donde se alega infracción a la Ley de Marcas de Fábrica de Puerto Rico “basta probar la posibilidad de confusión, sin que haya que probar que ésta se produjo de hecho”. ¿Está la mayoría ahora revocando a J. Beléndéz Solá, Inc. v. Rivera, supra, y a Cooperativa Cafeteros v. Colón Colón, supra? ¿Cuál es el “examen integral” que lleva a un resultado directamente contrario a los precedentes? ¿Cómo se armo-niza el dictamen de ahora con el de las decisiones anterio-res de este Foro?

Las razonés anteriores ejemplifican por qué no estoy conforme con la opinión de la mayoría, por lo que debo limitar mi voto a concurrir con el resultado.

       Sus huéspedes básicamente se dividen, porcentualmente, en tres (3) grupos:
      a) 70% Ejecutivo corporativo comercial.
      b) 25% Jugadores profesionales de casino o turistas recomendados por agencias de pasajes.
      c) 5% Grupos y convenciones.

       La citada Ley Núm. 66 , ley vigente a la fecha de la ocurrencia de los hechos en el presente caso, fue derogada por la Ley Núm. 63 de 14 de agosto de 1991 (10 L.P.R.A. see. 171 et seq.), estatuto que sí contempla las “marcas de servicio” y que entró en vigor el 14 de febrero de 1992.

        Bajo la Ley Federal de Marcas de Fábrica conocida como el Lanham Trademark Act, Sec. 3 (15 U.S.C. sec. 1053), las marcas de servicio sí son inscribibles en el Departamento de Patentes y Marcas de Fábrica Federal en Washington D.C. y gozan de la misma protección de una marca de fábrica. American Intern. Group v. American Intern. Bank, 926 F.2d 829 (9no Cir. 1991).

       Las marcas de fábrica sólo reciben protección jurídica dentro de determinado mercado y jurisdicción por lo que lo relevante es el uso de la marca o símbolo en Puerto Rico. Colgate-Palmolive v. Mistolín, 117 D.P.R. 313, 325 (1986).

        Bayer Co. v. United Drug Co., 272 F. Supp. 505 (S.D. N.Y. 1921).

        Kellogg Co. v. Nat. Biscuit Co., 305 U.S. 111 (1938).

        King-seeley Thermos Co. v. Alladin Industries, Inc., 321 F.3d 577 (2do Cir. 1963).

       Debe señalarse que los demandantes recurridos realmente no objetan el uso de la palabra “Club”.

       J.T. McCarthy, Trademarks and Unfair Competition, 2da ed., 1984, Sec. 2.1, pág. 47; Thompson Medical Co., Inc. v. Pfizer, Inc., 753 F.2d 208 (2do Cir. 1985).

        Fonalledas v. Las Monjas Dairy Corp., 63 D.P.R. 87 (1944); McCarthy, op. cit., Sec. 24.1 pág. 160; 3A Callman, The Law of Unfair Competition, Trademarks and Monopolies Secs. 20.01-20.03 (1988).

       Otro tipo de confusión puede consistir en que la similaridad de las marcas sobre productos o servicios relacionados sugiera erróneamente alguna clase de afi-liación entre el demandante y el demandado. Esta confusión procede de la creencia de que el primer usuario de la marca promociona, autoriza o está en alguna manera relacionada con los productos o servicios del segundo usuario, aunque el público reconozca que el primer usuario no vende directamente los servicios o productos del segundo usuario. M.J. Allen, Who Must be Confused and When?: The Scope of Confusion Actionable Under Federal Trademark Law, 81 Trademark Rep. 209, 215 (1991); Mutual of Omaha Ins. Co. v. Novak, 836 F.2d 397, 398 (8vo Cir. 1987); WSM, Inc. v. Hilton, 724 F.2d 1320 (8vo Cir. 1984).

       Se aclara que la referida enumeración no es una exhaustiva.

       Ese hecho, de por sí no convierte a dicho término en genérico. Como expre-sáramos anteriormente, la determinación de si una marca se ha convertido o no en genérica se hace a base del significado primario que le da al mismo la mayoría de los consumidores.

       Véase Plaza Co. v. White, 160 S.W.2d 312 (1942), en donde se establece que el nombre White Plaza Hotel no crea confusión al nombre Plaza Hotel debido al proliferado uso de dicha palabra en la industria hotelera por lo que el público con-sumidor puede distinguirlas con la adición de otra palabra. Véase, además, Holiday Inns, Inc. v. Holiday Out in America, 481 F.2d 445 (5to Cir. 1973), los cuales alegan el mismo resultado por las palabras Holiday y Camelot para la industria hotelera.


source: Caselaw Access Project

author: Juez Asociado Séñor Negrón Gar-cía, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso. Juez Asociado Señor Re-bollo López.

license: Public Domain

text:
    Sharon Riley, etc., recurridos, v. Puerto Rican American Insurance Company y otros, recurrentes.

      Número: RE-91-544

      Resuelto: 30 de junio de 1992

      Francisco A. Rosa Silva, abogado de la recurrente; Héctor Ai-varado Tizol, abogado de la parte recurrida.
   SENTENCIA

Vistos los planteamientos de las partes, los memorandos y documentos anejos, se expide el auto y se dicta sentencia para revocar la del Tribunal Superior, Sala de San Juan, de 4 de abril de 1991. Continuarán en instancia los trámi-tes de rigor.

Lo pronunció y manda el Tribunal y certifica el señor Secretario General. El Juez Asociado Señor Negrón García emitió opinión concurrente, a la cual se unieron el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso. La Juez Asociada Señora Naveira de Rodón concurre con el resultado sin opinión escrita. El Juez Aso-ciado Señor Hernández Denton concurre con el resultado por entender que aún siendo las declaraciones del doctor Zeni prueba de referencia, según lo dispuesto por la Regla 60 de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, las cuales son admisi-bles mediante la excepción que provee la Regla 65(C) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV. El Juez Asociado Señor Re-bollo López emitió opinión disidente. El Juez Asociado se-ñor Fuster Berlingeri no intervino.

(Fdo.) Francisco R. Agrait Liado

Secretario General

— O —

Opinión concurrente del

Juez Asociado Séñor Negrón Gar-cía, a la cual se unen el Juez Presidente Señor Andréu García y el Juez Asociado Señor Alonso Alonso.

“Nuestros sentimientos fundamentales nos gobiernan; son la fatalidad. Nuestra lógica espontánea la utilizamos para gobernarnos; es la libertad. La lógica espontánea, además de la ventaja de ser para el individuo un poder rector de sí mismo, está sostenida por un sentimiento de amor a la propia libertad. De ahí su resistencia temerosa a toda invasión exterior. Cedemos ante el error concreto de-mostrado, pero no ante la idea de que procede de un de-fecto de método personal que deba rectificarse, porque eso equivale a negarnos, o a transformarnos, que es un modo sutil de negarnos también ...”. J. Dualde, Una revolución en la lógica del Derecho, Barcelona, Ed. Bosch, 1933, págs. 7-8.

Este recurso nace de un pleito que surge como secuela del caso instado originalmente por la demandante Sharon Riley por daños y perjuicios a causa de la impericia médica de un obstetra y del anestesiólogo que atendieron a su hija Sylvia en el parto. Es la tercera vez que intervenimos. Expongamos someramente su trasfondo.

Final y firme la sentencia que condenó originalmente a los codemandados Dres. Edith Rodríguez Pacheco, Víctor Celso Zeni, y la compañía aseguradora de este último —Puerto Rican American Insurance Company (en ade-lante P.R.A.I.Co.)— al pago de quinientos ochenta y ocho mil cuarenta y dos dólares ($588,042), el doctor Zeni des-apareció de Puerto Rico sin dejar rastros de él ni de sus bienes. Acorde con la sentencia, P.R.A.I.Co. satisfizo a la demandante Riley su parte, lo cual extinguió su obligación de pago, quedando viva la obligación del doctor Zeni.

Ante la imposibilidad de cobrar al doctor Zeni su corres-pondiente porción, la señora Riley demandó alegando que el doctor Zeni tenía una causa de acción contra P.R.A.I.C0. por el rechazo irrazonable de una oferta de transacción que le hiciera la demandante. Basó su alegación en lo resuelto en Morales v. Automatic Vending Service, Inc., 103 D.P.R. 281 (1975). Solicitó que se le adjudicara a su favor la causa del doctor Zeni, para así ella hacer efectiva su acreencia. Es decir, al no haber bienes tangibles objeto de ejecución, pidió ejecutar al doctor Zeni su causa de acción contra la aseguradora por incumplimiento de contrato y de esa ma-nera lograr cobrar el balance de la indemnización. El 16 de noviembre de 1989 el tribunal adjudicó dicha causa de ac-ción a la demandante señora Riley extinguiendo así la obli-gación entre ésta y el doctor Zeni, y surgiendo entonces una nueva obligación entre P.R.A.I.Co. y la señora Riley.

Durante el curso de este nuevo pleito ambas partes soli-citaron sentencia sumaria. El tribunal las denegó por en-tender que existían hechos en controversia. Entre los he-chos relevantes estaba la defensa alegada por P.R.A.I.C0. de que ellos en efecto habían comunicado al doctor Zeni la posibilidad de transar el pleito conforme a la oferta hecha por la demandante Riley, oferta que estaba dentro de los límites de la póliza. Para probar esa contención tal punto, ante la ausencia del doctor Zeni, P.R.A.I.C0. sometió con su moción de sentencia sumaria una declaración del Ledo. Alfonso Miranda Cárdenas —quien representaba a PR.AJ.Co.— expositiva de que en diversas ocasiones había informado al doctor Zeni la posibilidad de transar. Afir-maba, además, que el doctor Zeni había contestado no in-teresar transacción alguna puesto que entendía que la re-clamación era injusta e infundada y creía poder vencer en el pleito. Adujo que P.R.AI.Co. no actuó en perjuicios de los derechos del doctor Zeni en ningún momento.

La demandante Riley se opuso a que se tomara en con-sideración la declaración jurada sometida por RR.A.I.Co., pues entendía que las declaraciones del doctor Zeni en ella constituían prueba de referencia inadmisible. El tribunal, a la luz de la prueba documental sometida por ambas par-tes, por vía de reconsideración, emitió su decisión me-diante Sentencia de 8 de abril de 1991. Como conclusión inevitable determinó que la aseguradora había actuado contrario a las normas de buena fe y diligencia que reque-ría una oferta transaccional. En consecuencia le impuso a RR.A.I.Co. la obligación de pagar la totalidad de la senten-cia, más intereses al doce por ciento (12%) anual a partir de 12 de diciembre de 1987 hasta la fecha de emisión de esta sentencia, y a razón de once por ciento (11%) anual hasta la fecha de su pago total.

Con posterioridad, ambas partes sometieron distintas mociones ante el tribunal. En especial RR.A.I.Co. solicitó determinaciones adicionales de hecho y de derecho y la de-mandante Riley la reconsideración. El 14 de junio el tribunal resolvió que denegaba las determinaciones de hechos adicionales, pero acogió la reconsideración a los únicos fines de modificar los intereses para que se pagasen al doce por ciento (12%) a partir de 12 de diciembre de 1987 hasta el 16 de noviembre de 1989, y a razón de once por ciento (11%) desde la emisión de esta sentencia hasta su pago final.

Nuevamente la demandante Riley presentó reconside-ración y el tribunal modificó la sentencia para corregir las cuantías concedidas por haber errores tipográficos en la sentencia anterior. A solicitud de P.R.AJ.Co., mediante or-den de mostrar causa, revisamos.

h-H H — I

Las cuestiones planteadas por P.R.AJ.Co. no se desglo-san ni discuten separadamente.

Aún así, procede revocar pues incidió el ilustrado foro de instancia al determinar que lo afirmado por el licenciado Miranda Cárdenas en su declaración jurada era prueba de referencia. En efecto, dicho foro, luego de examinar el sig-nificado de prueba de referencia conforme la Regla 60(C) de Evidencia, 32 L.P.R.A. Ap. IV, concluyó que las declara-ciones del doctor Zeni reproducidas en las declaraciones juradas caían bajo tal definición por haber sido hechas fuera del recinto del tribunal, y traídas al pleito para pro-bar como cierto su contenido.

Las declaraciones del doctor Zeni no eran susceptibles de ser verdaderas o falsas. En realidad, la única duda po-sible en cuanto a dichas declaraciones era si en verdad el doctor Zeni las había hecho o no. La duda sobre si un hecho ocurrió no es fundamento para excluir evidencia.

Nótese que el inciso (C) de la regla requiere, para que se satisfaga la definición de prueba de referencia, que la declara-ción se ofrezca “para probar la verdad de lo aseverado”. En ausencia de una proposición u oración declarativa, no puede hablarse de “verdad”. La verdad o falsedad sólo puede predi-carse del juicio o proposición. Es un principio fundamental de la Lógica. Los conceptos, deseos, mandatos, preguntas, etc., no son verdaderos ni falsos. Ni siquiera los razonamientos o argu-mentos son verdaderos o falsos; son válidos o no válidos. Verda-dero o falso sólo puede serlo una proposición, una aseveración, como dice la regla 60. (Enfasis en el original suprimido y énfa-sis suplido.) E.L. Chiesa, Práctica Procesal Puertorriqueña: Evidencia, San Juan, Pubs. J.T.S., 1985, pág. 273.

Y en Pueblo v. Rivera Burgos, 106 D.P.R. 528, 530-531 (1977), dijimos:

Con alguna frecuencia en nuestros tribunales de instancia abogados, fiscales y jueces se inclinan a considerar que todo lo que un testigo exprese que alguien le haya dicho es prueba de referencia. Basta que el testigo diga “Fulano me dijo ....” para que se produzca de inmediato una objeción, y enseguida el pro-nunciamiento del juez: “Con lugar.” No siempre es prueba de referencia lo manifestado por un tercero al testigo, o lo que el testigo oyó que un tercero dijo. Para que lo manifestado sea prueba de referencia, y por tanto inadmisible a menos que caiga bajo alguna excepción, la manifestación debe tener algún conte-nido que pueda ser cierto o falso, y que dicha manifestación, al ser trasmitida al tribunal por el testigo que• la oyó, se produzca para probar que lo manifestado es cierto. (Énfasis suplido.)

Aclarado este extremo, es obvio también que la declara-ción del licenciado Miranda Cárdenas en cuanto a las ex-presiones que hizo al doctor Zeni, es evidencia admisible. Además, en la etapa procesal de sentencia sumaria, el tribunal erró al descartar la declaración del licenciado Miranda Cárdenas por considerarla increíble sin que ésta fuera contradicha. La adjudicación de credibilidad no pro-cedía en trámite de sentencia sumaria.

i — I HH h-H

La adjudicación de este aspecto probatorio es esencial para una completa y justa adjudicación. Distinto al caso de Morales v. Automatic Vending Service, Inc., supra, aquí P.R.A.I.Co. necesitaba el consentimiento expreso del doctor Zeni para transigir el pleito. Es un error aplicarlo sin ex-plorar el verdadero alcance de las diferencias en unas cláu-sulas de las pólizas.

En primer lugar, el citado caso trataba de una póliza de seguros para cubrir riesgos en la operación y manejo de vehículos de motor. Contenía los términos usuales y co-rrientes en ese tipo de póliza. La allí aseguradora era res-ponsable de defender al asegurado de cualquier reclama-ción que estuviera bajo la cubierta; y el asegurado se obligaba a notificarle de cualquier pleito radicado; acudir a todas las vistas; ayudar a realizar cualquier transacción y a cooperar en todo lo que se relacionara con la tramitación del pleito. Debido a la naturaleza de esa relación apunta-mos que en “esta clase de acciones es el asegurador el que decide si litiga o transige la reclamación”. Morales v. Automatic Vending Service, Inc., supra, pág. 284. Resolvimos que existía “un contrato implícito entre la aseguradora y el asegurado al efecto de que ninguna de las partes realizara gestión alguna que perjudique los derechos dé la otra”. Id., págs. 284-285. También sostuvimos que la relación exis-tente entre asegurador y asegurado en esta clase de con-tratos era fiduciaria, y como consecuencia “el asegurador está obligado a actuar de la mejor buena fe y con suma discreción y diligencia al considerar cualquier oferta de transacción y está en la obligación de aceptarla si es razonable”. íd., pág. 285.

Se advierte, pues, que el criterio rector allí expuesto para determinar si la negativa en cuanto a la oferta de transacción era razonable, fue objetivo: si una aseguradora prudente en la misma situación hubiera aceptado la oferta de transacción. Jamás sugerimos que mediante decisión del asegurador, ex parte, a base de un estudio de su abo-gado, podía quedar ésta liberada de responder por un sen-tencia en exceso. Por imperativo, la norma objetiva tenía que estar atada al análisis posterior del foro judicial adju-dicando la controversia.

Ello es compatible con el principio de que en este tipo de seguro, la aseguradora tiene absoluta autoridad para acep-tar o descartar una oferta de transacción dentro de los lí-mites de la póliza. El asegurado no tiene poder para obli-garlo o impedirle que acepte o rechace la oferta. 7c Appleman, Insurance Law and Practice Sec. 4711, págs. 367-369 (1979).

Sin embargo, repetimos, este control absoluto no puede ser ejercitado en forma arbitraria; si la aseguradora de-clina la oferta en la creencia que su asegurado no es res-ponsable, esa creencia debe ser justificada, razonable y no arbitraria o caprichosa. Tyler v. Grange Insurance Association, 473 P.2d 193, 198 (Wash. 1970); Bourget v. Government Employees Insurance Company, 456 F.2d 282 (2do Cir. 1972). El rechazo de una oferta a la luz de los criterios objetivos expuestos es una materia de derecho a ser deter-minada por el tribunal. La aseguradora se arriesga al re-sultado del litigio y a que el tribunal resuelva que la oferta fue rechazada indebidamente. Samson v. Transamerica Ins. Co., 636 P.2d 32, 46 (Cal. 1981).

No debe, pues, malinterpretarse esta peculiar dinámica. La aseguradora siempre tiene la obligación de considerar y negociar de forma honesta y justa cualquier oferta que sea por menos del límite de la póliza. Si la oferta no aceptada era razonable, será responsable por la totalidad de la sen-tencia, aún en exceso del límite.

En el caso típico de contrato de seguros en que la ase-guradora se reserva el control absoluto de aceptar o recha-zar una oferta de transacción, no puede esgrimirse como defensa contra el asegurado el hecho que éste no le haya requerido la aceptación de una oferta dentro del límite de la póliza. Member Mutual Insurance Company v. Blissett, 492 S.W.2d. 429 (1973). Máxime, cuando un mismo abo-gado simultáneamente representa a la aseguradora y al asegurado, en que se impone como requisito adicional, la completa divulgación (full disclosure) de los términos de la oferta.

El contrato de seguros suscrito por RR.AJ.Co. y el doctor Zeni cubre los daños ocasionados a terceros como resul-tado de su impericia médica. Además de las cláusulas típi-cas antes expuestas, dispone que “la compañía de seguros sólo estará obligada a pagar, cuando la responsabilidad de su asegurado haya sido adjudicada por un tribunal; o por acuerdo escrito del asegurador, el perjudicado y la aseguradora”. (Traducción nuestra.)

No estamos, pues, ante un seguro en el cual la asegura-dora tiene absoluta potestad para aceptar o rechazar una oferta de transacción. Es totalmente ilógico sostener que P.R.A.I.Co. necesitaba el consentimiento expreso del asegu-rado doctor Zeni para transigir, pero no su consentimiento para rechazar una oferta de transacción. ¿Cómo podía se-riamente considerar una oferta —decidir si la acepta o no— teniendo en cuenta el interés de su asegurado doctor Zeni, si no se la comunicó a éste, como persona que tenía que consentir?

El verdadero alcance de esta cláusula fue imponerle la obligación a la aseguradora de comunicarle al doctor Zeni la oferta de transacción y discutir las ventajas y desventa-jas de aceptarla o rechazarla. En este tipo de póliza, ade-más de la responsabilidad económica, está implicada la re-putación profesionál del médico. Para transigir un pleito se requiere el consentimiento escrito; claro está, adviértase que no se exige el consentimiento escrito para rechazar la oferta.

Ante estas cláusulas, es obvio que la aseguradora no queda liberada de una sentencia en exceso del límite de la póliza, meramente demostrando que al rechazar la oferta no fue negligente, poco prudente o no actuó de mala fe. Esas características presuponen probar que comunicó la oferta a su asegurado.

— O —

Opinión disidente emitida por el

Juez Asociado Señor Re-bollo López.

Disentimos. Contrario a la mayoría de los integrantes del Tribunal, somos del criterio que no sólo procede la re-vocación de la sentencia sumaria que en el presente caso dictara el foro de instancia a favor de la parte demandante recurrida sino que, a nuestro entender, lo jurídicamente procedente resulta ser que se dicte sentencia sumaria a favor de la recurrente Puerto Rican American Insurance Company (en adelante P.R.A.I.Co.). Veamos por qué.

Los hechos pertinentes que dan lugar al presente re-curso resultan ser de sencillo relato. Contra la recurrente P.R.A.I.Co. y su asegurado, el Dr. Víctor Celso Zeni, recayó sentencia en relación con un pleito sobre impericia médica. P.R.A.I.Co., conforme a los términos y condiciones de la póliza de seguro que había expedido, satisfizo a la parte demandante la suma de ochocientos sesenta y nueve mil doscientos ochenta y ocho dólares ($869,288), viniendo obligado a satisfacer el remanente de quinientos ochenta y ocho mil cuarenta y dos dólares ($588,042), el doctor Zeni. Habiéndole resultado imposible cobrar el exceso sobre los límites de la póliza del doctor Zeni, la parte demandante en un peculiar y sui géneris procedimiento de “subrogación” —la juridicidad del cual no está planteada en estos mo-mentos ante el Tribunal— logró que el foro de instancia le “adjudicara” una alegada “causa de acción” que supuesta-mente tenía el doctor Zeni contra P.R.A.I.Co.; predicada dicha causa de acción en un alegado “rechazo irrazonable”, por parte de P.R.A.I.Co., de una oferta de transacción que la parte demandante le había hecho, pendiente el pleito, a la mencionada compañía de seguros.

La parte demandante solicitó que se dictara sentencia sumaria a su favor. De una lectura de la extensa, y compli-cada, moción a esos efectos radicada por dicha parte surge —en lo pertinente a la controversia ante nuestra conside-ración— que el fundamento principal en que se apoya la misma es en el hecho de que P.R.A.I.Co. nunca le notificó, por escrito, al doctor Zeni de la oferta de transacción que hiciera la parte demandante, como tampoco requirió de su asegurado que confirmara, por escrito, la aceptación y/o re-chazo de la misma, “debido a que de no hacerlo así, como sucedió en el caso de autos, la compañía de seguros [alegadamente] no tiene defensa de clase alguna para po-der liberarse de tener que pagar la sentencia en exceso sobre los límites de la póliza”. Apéndice 10, pág. 105.

La aquí recurrente P.R.AJ.Co., por su parte, no sólo se opuso a la moción de sentencia sumaria que radicara la parte demandante sino que, igualmente, radicó una mo-ción en solicitud de que se dictara sentencia sumaria a su favor. Su posición a esos efectos estuvo predicada, de ma-nera principal, en una declaración jurada suscrita por el Lie. Alfonso Miranda Cárdenas, abogado que había repre-sentado tanto a P.R.A.I.Co., como al doctor Zeni, en el pleito original de impericia médica. En la citada declara-ción el referido abogado expresó, en síntesis, que la antes mencionada oferta de transacción había sido rechazada no sólo a base de una evaluación que él, como abogado, había hecho del caso sino que por razón de que el doctor Zeni le había específicamente instruido para que rechazara la oferta.

El tribunal de instancia, originalmente, declaró sin lu-gar ambas solicitudes de sentencia sumaria. En etapa de reconsideración, sin embargo, declaró con lugar la moción a esos efectos radicada por la parte demandante. Deter-minó dicho foro, en síntesis y en lo pertinente, que: lo ale-gadamente expresado por el doctor Zeni al licenciado Miranda Cárdenas en efecto constituía “prueba de referencia” por lo que dicha evidencia debía ser “excluida”. Aparente-mente acogiendo la posición a esos efectos sustentada por la parte demandante, el foro de instancia entendió que dicha situación dejaba “huérfana” a la parte demandada re-currente de prueba alguna en relación con la moción de sentencia sumaria radicada por la parte demandante. En consecuencia, condenó a P.R.A.I.Co. a satisfacerle a la parte demandante el exceso sobre los límites de la póliza, esto es, la suma adicional de quinientos ochenta y ocho mil cuarenta y dos dólares ($588,042).

Inconforme, P.R.A.I.Co. acudió ante este Tribunal en re-visión de la referida sentencia sumaria, imputándole error al foro de instancia al así decidir. El 22 de noviembre de 1991 le concedimos término a los demandantes recurridos para que “comparezcan por escrito a mostrar causa, si la hubiere, por la cual no deba expedirse el auto solicitado y revocarse la sentencia sumaria del Tribunal Superior, Sala de San Juan de fecha 8 de abril de 1991 por el fundamento de que existió controversia sobre cuestiones de hechos esenciales a su adjudicación, las cuales deben dilucidarse en audiencia plenaria”. Resolución de 22 de noviembre de 1991. Dicha parte ha comparecido.

En el día de hoy, una mayoría de los integrantes del Tribunal revoca dicha sentencia por entender, conforme se expone en la Opinión concurrente que sirve de base a la Sentencia mayoritaria emitida, que las “declaraciones del doctor Zeni, aunque hechas extrajudicialmente, no son prueba de referencia ...”. Siendo dichas manifestaciones, conforme el criterio mayoritario, admisibles en evidencia, este Foro decreta la revocación de la sentencia sumaria emitida a nivel de instancia ya que la misma no puede sostenerse al existir controversia sobre hechos materiales; devolviéndose el caso al tribunal de instancia para proce-dimientos ulteriores compatibles con lo resuelto.

II

En Morales v. Automatic Vending Service, Inc., 103 D.P.R. 281, 285 (1975), expresamos que debido a que la “relación existente entre asegurador y asegurado en esta clase de contratos es fiduciaria ... el asegurador está obli-gado a actuar de la mejor buena fe y con suma discreción y diligencia al considerar cualquier oferta de transacción y está en la obligación de aceptarla si es razonable”. Mani-festamos, en adición, que la jurisprudencia norteameri-cana había desarrollado ‘Varias teorías al imponer al ase-gurador la obligación de responder por una sentencia en exceso de la cubierta de la póliza cuando se ha rechazado una oferta de transacción”, (énfasis suplido) id., pág. 286. Específicamente señalamos que unas “jurisdicciones re-quieren que se demuestre que el asegurador ha actuado de mala fe al rechazar la oferta”, (énfasis suplido) id., pág. 286; otras han requerido “que se demuestre que la asegu-radora ha actuado negligentemente”, (énfasis suplido) id., pág. 286; y algunas “requieren la concurrencia de ambos conceptos.” (énfasis suplido) id., pág. 287. Señalamos, por último, en el citado caso de Morales v. Automatic Vending Service, Inc., ante, pág. 288, que se “ha desarrollado una marcada tendencia, al resolver estas controversias entre asegurador y asegurado, de no ajustarse estrictamente a ninguna de las teorías antes mencionadas y a imponer la responsabilidad en base al convenio implícito que nace de un contrato de seguro que exige al asegurador la obligación de actuar con especial consideración por los intereses del asegurado” (énfasis suplido); y que para “determinar si el asegurador ha tenido en cuenta el interés del asegurado al. rechazar una oferta, el criterio normalmente utilizado es el de si un asegurador prudente hubiera aceptado la oferta” de transacción que se hizo (énfasis suplido) id., pág. 288.

De manera, pues, que en nuestra jurisdicción, y a base de la norma jurisprudencial establecida por este Tribunal en Morales v. Automatic Vending Service, Inc., ante, una compañía de seguros que —oportunamente ha levantado en el pleito los términos y condiciones de la póliza que ex-pidió a favor de su asegurador— no responde por el exceso sobre los límites de la póliza expedida decretado por senten-cia, a menos que se demuestre que su actuación al rechazar una oferta de transacción que le hiciera la parte deman-dante fue una no prudente, negligente, o hecha de mala fe.. Procede que se enfatice el hecho de que la decisión que emitiéramos en Morales v. Automatic Vending Service, Inc., ante, no exige que la compañía de seguros le notifique de dicha oferta a su asegurador. En otras palabras, la com-pañía puede rechazar la oferta sin el concurso o consenti-miento de su asegurador, no incurriendo en responsabili-dad alguna mientras no se le pruebe, repetimos, que su rechazo fue uno irrazonable, negligente o hecho de mala fe.

En el caso específico ante nuestra consideración, y por tratarse de una póliza de seguros que protege contra actos de impericia médica, P.R.A.I.Co. necesitaba el consenti-miento expreso del médico asegurado para poder transigir el pleito. Ello no significa, sin embargo, que P.R.A.I.Co. ne-cesitara, conforme lo resuelto en Morales v. Automatic Vending Service, Inc., ante, el consentimiento del doctor Zeni para rechazar la oferta de transacción que le hiciera la parte demandante. Ello es más que suficiente para derro-tar la contención de la parte demandante —erróneamente acogida por el foro de instancia— a los efectos de que pro-cede la solicitud de sentencia sumaria radicada por dicha parte por el fundamento de que P.R.AJ.Co. no le notificó por escrito de la oferta al doctor Zeni y que el alegado re-chazo de éste tampoco constaba por escrito.

b — i

Examinamos, a la luz de la normativa jurisprudencial vigente en nuestra jurisdicción, los hechos específicos y pertinentes del caso ante nuestra consideración. Como ex-presáramos anteriormente, en apoyo de su moción de sen-tencia sumaria, P.R.A.I.Co. presentó una declaración ju-rada del Lie. Alfonso Miranda Cárdenas, un experimentado abogado en el campo de los daños y perjuicios. En dicha declaración, el mencionado abogado expresó, en lo pertinente, que:

3. Durante el trámite del caso tuve la oportunidad de re-unirme en varias ocasiones con el Dr. Zeni y con otros doctores especialistas en anestesiología que de una manera u otra coope-raron con el Dr. Zeni en la defensa del pleito. En varias ocasionéis] les expliqué las normas de derecho relativas a la responsabilidad por daños causadas por mala práctica médica en Puerto Rico. Así advertidos, todos esos médicos, incluyendo al Dr. Zeni, estaban contestes en que los hechos que presentaba el caso no indicaban mala práctica profesional de parte del Dr. Zeni; que éste había cumplido con las normas de la mejor prác-tica de la medicina en el tratamiento brindado a la menor demandante. Más aún, el Dr. Zeni entendía que había prestado ayuda generosa y gustosamente a las demandantes en un mo-mento de emergencia, sin cobrar por sus servicios; y estaba sumamente molesto e irritado con la reclamación instada por la Sra. Riley, que consideraba infundada, injusta y abusiva. Como abogado —luego de recibir las opiniones de esos peritos aneste-siólogos y de estudiar detenidamente los hechos y circunstancias del caso— yo compartía la opinión del Dr. Zeni de que éste no había incurrido en mala práctica que le pudiera hacer respon-sable a la parte demandante. (Enfasis suplido.) Apéndice II, exhibit II, pág. 372.

Como surge de una mera lectura de lo antes reseñado, el rechazo por parte de P.R.A.I.Co. de la oferta de transacción que a éste le hiciera la parte demandante —que, dicho sea de paso, fue por el límite máximo de la póliza expedida— se basó no sólo en la alegada negativa del doctor Zeni a con-sentir a dicha transacción sino que en la responsable y fun-damentada evaluación que del caso hiciera el experimen-tado abogado a cargo del mismo; hecho que, conforme la norma establecida en el antes citado caso de Morales v. Automatic Vending Service, Inc., ante, impide que la com-pañía aseguradora pueda ser responsabilizada por cual-quier exceso sobre el límite de la póliza de seguro expedida por ella.

El hecho innegable de que, posteriormente, el tribunal de instancia resolviera que el doctor Zeni fue negligente en el tratamiento que le brindó a las demandantes y que, inclusive, dicho foro determinara que éste había sido “teme-rario” al defenderse de la demanda —determinaciones que este Tribunal confirmó posteriormente en etapa de revi-sión— no significa de ninguna manera que el rechazo de la oferta por parte de P.R.A.I.Co. fuera uno negligente, no pru-dente y de mala fe; requisito exigido por nuestra decisión en Morales v. Automatic Vending Service, Inc., ante, para poder responsabilizar a una compañía de seguros por el exceso de la póliza concedido por sentencia. Personas razo-nables pueden diferir razonablemente sobre un hecho. ¿Quién puede negar, con absoluta certeza, que la evalua-ción, y determinación, que sobre ausencia de negligencia por parte del doctor Zeni hiciera el licenciado Miranda Cár-denas realmente no haya sido la correcta y procedente en derecho?

De todas maneras, somos del criterio que el rechazo de una oferta de transacción por una compañía de seguros demandada —basado el mismo en la responsable, dili-gente, y fundamentada evaluación que del caso haya hecho el abogado de dicha parte— libera a dicha aseguradora del riesgo de tener que responder por el exceso de la póliza expedida por ella, independientemente de que, posterior-mente, el foro judicial encuentre responsable., y temerario, al asegurado de dicha compañía de seguros. Eso se des-prende, y es consecuencia lógica, de lo que resolvimos en Morales v. Automatic Vending Service, Inc., ante. La deci-sión emitida en dicho caso no requiere que la evaluación que del caso realice la compañía de seguros, con el propó-sito de determinar si acepta o no la oferta de transacción que se le hace, sea una jurídicamente correcta. Lo que dicha decisión exige es que esa evaluación sea hecha en forma diligente y la misma sea producto de la buena fe y de la prudencia.

Resolver lo contrario tendría la consecuencia nefasta de obligar a las compañías de seguros a aceptar todas y cada una de las ofertas de transacción que le sean hechas por cuanto no podrían “correrse el riesgo” de que posteriormente recayera en el caso un dictamen judicial contrario a su posición. Ello constituiría, a nuestro entender, no sólo una situación insostenible sino que un absurdo jurídico.

IV

En la opinión concurrente se expresa que, como la póliza de seguro aquí en controversia requiere que la compañía de seguros obtenga el consentimiento por escrito del mé-dico asegurado para transigir el pleito, se debe exigir que la compañía, antes de rechazar una oferta de transacción, ob-tenga igualmente el consentimiento del médico para poder rechazar la oferta; requisito que no exigen las referidas pó-lizas de seguro.

Esto es, “donde la póliza dice, dice; y donde ésta no dice, debe de decir”. En otras palabras, estos tres compañeros Jueces pretenden reescribir, a su antojo, las pólizas de se-guro relativas a impericia médica. Dicha actuación, sin embargo, no nos debe sorprender. Después de todo, no es la primera vez que ello sucede. Recientemente, en Toll y Sucn. Rivera Rojas v. Adorno Medina, 130 D.P.R. 352 (1992), este Tribunal reescribió, a su forma y manera, la Sec. 10, Art. II de la Constitución del Estado Libre Aso-ciado, L.P.R.A., Tomo 1, hazaña que es una tanto más difí-cil de lograr que reescribir una mera póliza de seguro.

V

En resumen, habiendo presentado la recurrente P.R.A.I.Co. evidencia —a través de la declaración jurada del licenciado Miranda Cárdenas— demostrativa de que el rechazo de la oferta de transacción no fue uno negligente, poco prudente, o hecho de mala fe, la parte demandante debió haber presentado prueba en contrario y no “cruzarse de brazos”. Véanse: Regla 36.5 de Procedimiento Civil de 1979 (32 L.P.R.A. Ap. III); Corp. Presiding Bishop CJC of LDS v. Purcell, 117 D.P.R. 714, 721 (1986).

La parte demandante no presentó contradeclaraciones juradas, o ninguna otra clase de evidencia, que refutaran la contención de P.R.A.I.Co. en su solicitud de sentencia sumaria. No existiendo ninguna otra evidencia de la cual surja la existencia de controversia de hechos sobre lo afir-mado por el licenciado Miranda Cárdenas, a los efectos de que el rechazo de la oferta de transacción se debió, entre otros, a la evaluación responsable y fundada que, como abogado, él hiciera del caso, lo jurídicamente procedente en el presente caso sería que se dicte Sentencia no sólo revoca-toria de la emitida por el tribunal de instancia sino que declarando con lugar la moción de sentencia sumaria radi-cada por la recurrente P.R.A.I.Co.

Lo expuesto hace totalmente innecesario que se consi-dere, y resuelva, si lo que le expresara el doctor Zeni al licenciado Miranda Cárdenas —relativo al rechazo de la oferta— constituye, o no, “prueba de referencia”.

        Riley v. Rodríguez de Pacheco, 119 D.P.R. 762 (1987).

       Plantea la negativa a considerar las declaraciones juradas relativas a la negativa del doctor Zeni a evaluar una transacción del pleito subyacente, por el fundamento de que las expresiones del doctor Zeni eran prueba de referencia; eva-luar la credibilidad de los declarantes en un procedimiento de sentencia sumaria y al descartar la declaración del Ledo. Alfonso Miranda Cárdenas por considerarla increí-ble, sin que fuera contradicho y sin razón o causa legal alguna; determinar que la declaración del doctor Méndez Cortés no era pertinente; conceder la sentencia suma-ria solicitada por las demandantes basándose únicamente en especulaciones y con-jeturas; conceder daños consistentes en la totalidad de la deuda del doctor Zeni bajo la sentencia en el pleito subyacente e intereses.

       Véase, en específico, las páginas 13 y 14 de la referida moción de sentencia sumaria (páginas 104 y 105 del apéndice) y, en general, las páginas 16 y 21 de dicho escrito. (Páginas 107 y 112 del referido apéndice.)

       Claro está, si la compañía prueba que le comunicó la oferta al asegurado y que éste la rechazó, el asegurador queda “automáticamente” liberado de responsabilidad.